אחריות עורך דין בהגשת בקשות סימני מסחר
כמעט כל עורך דין מתבקש מדי פעם לרשום סימן מסחר ללקוחו. מאחורי הטופס התמים למראה שיש למלא לשם הגשת בקשת סימן מסחרי, עומדת תורה שלמה של דיני סימני המסחר, ובדיקות שיש לערוך טרם הגשה. גם עצם ההגשה חייבת להיעשות בסייגים מסויימים של עורך הדין כלפי לקוחו מפאת אחריות מקצועית מחד, ושאלת שכר הטרחה המתאים לשירות מאידך. שכן אם תוגש התנגדות לבקשת סימן מסחר שהוגשה, יכול עורך הדין למצוא עצמו במבוכה גדולה, שלא לאמר חשוף לתביעת רשלנות מקצועית, אם החיפוש המקדים שערך עורך הדין לא גילה סימן מסחרי רשום של אחר. לחילופין עלול עורך הדין להידרש לנהל הליך התנגדות בשכר הטרחה הראשוני שקבע לרישום סימן המסחר, הואיל והליך רישום בקשת סימן המסחר טרם הסתיים. הליך התנגדות לסימן מסחר הוא סכסוך משפטי לכל דבר ועניין, לרבות כתבי טענות, ראיות, חקירות נגדיות, וסיכומים. ההליך מתנהל בפני רשם סימני המסחר, שעל החלטותיו ניתן לערער רק לבית המשפט העליון. זאת ועוד, הפרוצדורה לפיה מתנהלים הליכי התנגדות לסימני מסחר הינה מיוחדת להליכם אלו, ויש להיות בקיאים בה, באשר הינה קשוחה יותר מזו של סדרי הדין האזרחי.
סימני מסחר תיאוריים – תנאי הרישום
סימן מסחר נרשם לגבי שירותים או מוצרים מסויימים לגביהם נקבעו בתקנות סימני מסחר 45 סיווגים. הכלל הוא שסימן מסחר צריך לשאת אופי מבחין, דהיינו, שניתן יהיה לזהות ולבדל באמצעות סימן המסחר בין מוצרים ושירותים של עסק אחד, למוצרים או שירותים של עסק אחר. לפיכך, הכלל הוא שסימן מסחר המתאר את המוצרים לגביהם מבוקש לרשום אותו, אינו מסייע לזיהוי העסק ולבידולו מעסקים אחרים, ולכן רישומו לא יאושר. כך למשל, הביטוי "ערכת גילוח ללא סכין" בתחום הקוסמטיקה, נמצא כמתאר את המוצרים לגביהם התבקש רישומו, ולכן רישומו נדחה (בקשות סימני מסחר 173902 ו- 173903).
אולם במקרים מסויימים, כתוצאה משימוש משמעותי דיו בסימן המסחר, יכול עורך הדין להגיש ראיות של מבקש סימן המסחר, כדי להוכיח שסימן המסחר רכש מוניטין, הכרה והוקרה מספקים, באופן שציבור הלקוחות הרלוונטי למבקש סימן המסחר כבר לא מזהה את הביטוי המילולי רק עם משמעותו המילולית, אלא גם ובעיקר עם משמעותו שניה - זיהוי העסק. על סימן מסחר כזה נאמר כי הוא רכש אופי מבחין כתוצאה מהשימוש בו בפועל. סימן המסחר שרכש אופי מבחין, ניתן לרישום. דוגמא גבולית לכך היא בקשת סימן המסחר "ריהוטים" לתערוכות ריהוט, שרישומה אושר לבסוף ע"י רשם סימני המסחר -לאור החומר שהוצג לרשם סימני המסחר על חשיפת הסימן בפועל בציבור- רק בצירוף שנת התערוכה הרלוונטית לסימן המסחר, ולתערוכות בלבד (בקשת סימן מסחר מס' 133517. החלטה מיום 1/4/2007).
סימני מסחר תיאוריים – ייצוג בבית משפט
על עורך הדין המתבקש לרשום סימן מסחר תיאורי, לייעץ ללקוחו, כי אף רישומו של סימן המסחר יצליח, אכיפתו בבית המשפט כנגד סימנים דומים, תהיה תלויה בשאלה עד כמה האופי של סימן המסחר הרשום הוא אכן מבחין. הואיל ומידת האופי המבחין שנרכש מוכחת באמצעות ראיות שיציג עורך הדין בפני בית המשפט על חשיפתו בפועל בציבור הלקוחות, וזאת עפ"י משך תקופת השימוש בסימן המסחר, אופי והיקף הפרסום, האמצעים שהושקעו ליצירת קשר מודע בין קהל הלקוחות לבין סימן המסחר לבין המוצר, חשיבות היצרן בעיני הציבור, וכו', אזי חוזקו של סימן מסחר מתאר כנגד סימנים מתחרים, הינה ביחס ישר למידת חשיפתו בפועל בציבור הרלוונטי.
סימני מסחר תיאוריים – חסרונות
הנטייה של לקוחות רבים היא לנסות לתפוס "מונופול" על שוק המוצר או השרות שלהם, בין השאר באמצעות סימן מסחר המתייחס באופן ישיר מדיי למוצרים או לשירותים שהם מספקים, וזאת כדי לחסום את מתחריהם ככל שניתן. אולם על עורך הדין המטפל בבקשה לרישום סימני מסחר כאלו להבהיר ללקוחותיו, כי משאבי הפרסום והשיווק שייאלצו להשקיע לשם כך הם רבים, והתועלת המשפטית ממהלכים אלו אינה בהכרח מוכחת כצעד האפקטיבי ביותר לשם כך.
סימני מסחר לרישום – בעל אופי מבחין אינהרנטי
לפיכך, אף שניתן להתגבר לעיתים על המכשול של סימן מתאר, ולגרום לכך שהביטוי הכלול בסימן המסחר ירכוש משמעות שניה כתוצאה מהשימוש בו באופן שסימן המסחר ישא אופי מבחין הדרוש לרישומו כסימן מסחר, הרי שמשיקולי עלות-תועלת, על עורך דין שמתבקש להגיש סימן מסחר עבור לקוחו, להעמיד אותו בפני הסוגיות לעיל, לפיהן רישום סימן מסחר מתאר, אינו בהכרח הצעד המומלץ, בהיותו סימן מסחר "חלש" הדורש משאסים כספיים לחיזוקו. הן מבחינה משפטית והן מבחינה עסקית-כלכלית, רצוי לבחור סימן מסחר בעל מאפיינים משמעותיים יותר של אופי מבחין אינהרנטי, קרי- כזה שקיים בסימן מלכתחילה ללא צורך להשקיע מאמץ פרסומי, שיווקי, ופיננסי לשם זיהויו אצל הלקוחות.